미국 상표, 등록 후 사용하지 않으면 취소?

최근에 한국에서 인앤아웃(In-N-Out) 버거의 팝업스토어가 열려 화제가 된 바 있다. 인앤아웃의 한국 내 정식 매장 진출을 기다리는 많은 분들에게는 미국을 직접 가지 않아도 인앤아웃 버거를 맛볼 수 있는 좋은 기회였을 것이다. ​ 그런데 왜 인앤아웃은 한국에 정식으로 매장진출을 하지 않으면서 주기적으로 팝업스토어만 운영을 하는 것인지 그 이유에 대하여 궁금해하시는 분들이 간혹 있는데, 이는 상표의 불사용 취소를 방지하기 위한 상표전략 중 하나임을 인지할 필요가 있다. 한국에서는 상표 등록 후 3년 동안 등록된 상표를 실제로 사용하지 않으면 제3자가 상표의 불사용 취소심판을 청구할 수 있는데, 한정적인 상표라는 자원을 실제로 사용할 의사가 없음에도 불구하고 누군가가 독점해두는 것을 방지하고자 고안된 제도라고 볼 수 있다. ​​ 한편, 미국 상표의 경우에도 한번 등록하면 해당 상표에 대한 영구적인 권리가 부여된다고 생각하는 분들이 많은데 사실 그렇지 않다. 미국 상표등록이 취소될 수 있는 대표적인 사유 중 하나 상표를 3년 동안 사용하지 않았거나 등록상태를 유지하지 않은 경우 상표가 취소('소멸(dead)' 선언)될 수 있음을 유의해야 한다.

상표의 취소(cancelled) 또는 등록 포기(abandoned)란? ​ (인지하지 못하고 있었을지도 모르지만) 상표권자는 상표를 신청하면서 이미 해당 상표를 신청서에 기재된 상품 또는 서비스와 함께 상업적으로 사용할 것임에 동의한 바 있다. ​ 다음의 4가지 경우에는 상표가 취소되거나 등록을 포기한 것으로 간주될 수 있다. ​ 1. 상표가 등록 완료되기 전 신청이 중단된 경우 ​ 등록을 신청한 상표가 기존에 이미 등록되어 있는 상표와 지나치게 유사하거나 상표등록이 허용될 수 없는 사유가 있는 경우 보통 상표청 심사관은 중간결정(OA: Office Action)이란 것을 발행한다. 그리고 신청인은 해당 중간결정(OA)에 대하여 3개월 이내에 답변서를 제출해야 하는데, 만약 별도로 연장신청을 하지 않은 채로 이 시기를 놓치게 되면 해당 신청은 등록을 포기된 것으로 간주된다. ​ 2. 등록 이후 특정 연차에 갱신을 하지 않은 경우 ​ 등록된 상표는 상표청이 지정한 특정 날짜까지 갱신해야 한다. 보통 신규로 등록된 상표는 등록된지 5년에서 6년 사이에 한번 갱신을해야 하고, 9년에서 10년 사이에 다시 한번 갱신을 해야 한다. 이 때 별도의 갱신비용이 발생한다. 그리고 그 후에는 매 10년마다 등록을 갱신해야 하는데, 만약 위 기한을 지키지 않으면 역시 등록을 포기한 것으로 간주하여 상표가 취소될 수 있다. ​ 3. 등록 이후 3년 이상 해당 상표를 사용하지 않은 경우 ​ 글 서두에서 인앤아웃의 사례를 들어 설명한 바와 같이, 등록된 상표를 3년 동안 사용하지 않으면 역시 상표 불사용에 따른 등록취소가 될 수 있다. ​ 4. 제3자가 상표 등록 취소를 제기하여 승소한 경우 ​ 경쟁업체 등의 제3자는 누구든지 새롭게 출원 또는 등록된 상표가 기존에 자신이 가지고 있던 상표와 유사하다고 생각되면 상표 취소 신청을 제기할 수 있다. 위 3번에서 언급한 상표 불사용 역시 제3자의 상표 등록 취소 심판 청구의 청구사유가 될 수 있다. ​

나의 상표가 취소 또는 등록 포기되지 않도록 하려면? ​ 누구도 힘들게 등록한 나의 상표가 취소되는 것을 원치 않을 것이다. 등록한 상표를 주기적으로 그리고 효과적으로 모니터링하는 것은 상표의 유효한 등록상태를 유지하는 데 매우 중요할 뿐만 아니라 상표 불사용으로 인한 상표 등록 취소의 불필요한 분쟁을 피할 수 있도록 도와줄 것이다. ​ 1. 등록한 상표는 실제로 사용할 것 ​ 상표를 등록한 후에는 신청서에 명시한 모든 제품과 서비스에서 실제로 상표를 사용해야 한다. 상표의 "사용"이란 의미가 다소 모호하게 들릴 수 있지만, 실제로 상업적으로 판매하고 있는 제품의 외관이나 서비스명, 브로셔, 웹사이트 등에 명시적으로 상표를 표시해두는 것이면 보통 충분하다. 그렇지 않으면 많은 시간과 비용을 들여 등록한 나의 상표가 취소될 수 있다. ​ 2. 유효한 등록상태를 유지할 것 ​ 나의 상표는 누가 대신 챙겨주지 않는다. 내가 스스로 유효한 등록상태를 유지할 수 있도록 모니터링하는 것이 중요하다. ​ 상표청에서는 필요한 시점에 상표등록을 유지하기 위해 갱신을 하도록 친절한 리마인더 메일을 보내주지 않는다. 앞서 설명한 대로 상표 등록일로부터 약 5년에서 6년 사이에 갱신이 필요하기 때문에 만약 그 때까지도 상표를 유효하게 사용하고 있다면 상표청에 갱신 신청을 해야 한다. ​ 3. 나의 상표를 항상 모니터링하는 자세를 가질 것 ​ 나의 상표를 모니터링하는 것이 중요하다. 모니터링의 범주에는 크게 실제로 내가 등록한 상표들을 잘 사용하고 있는지, 갱신 신청을 할 때가 되지는 않았는지, 혹시 제3가 나의 상표권을 침해하고 있지는 않은지, 반대로 내가 사용하고 있는 상표가 혹시 제3자의 상표권을 침해하고 있지는 않은지 등을 모두 포함할 수 있다. ​ 그리고 상표 모니터링은 상표 불사용 취소를 공격적/방어적으로 사용하는 핵심이 된다. 나의 경쟁업체가 어떤 상표를 등록하였는지를 주의깊게 살펴보디다가 만약 해당 업체가 3년 이상 상표를 사용하지 않는 경우에는 상표등록 취소신청을 할 수도 있고, 반대로 경쟁업체가 나의 상표등록 취소를 요청할 수 있다. 특히 방어적으로 사용할 경우에는, 등록일로부터 현재까지 상표를 지속적으로 사용한 기록을 잘 보관하고 그 증거들을 준비해 둠으로써 나의 상표가 취소되는 것을 별 어려움 없이 쉽게 방할 수 있을 것이다.